【专利申请】巴黎公约与PCT:企业“走出去”应如何选择

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【专利申请】巴黎公约与PCT:企业“走出去”应如何选择

 

图2 巴黎公约途径和PCT途径专利申请费用对比

【专利申请】巴黎公约与PCT:企业“走出去”应如何选择

图1 巴黎公约途径和PCT途径专利审批时间对比

近年来,随着我国越来越多的创新主体“走出去”,中国企业的海外专利布局需求不断扩大。众所周知,向国外提交专利申请的途径一般分为巴黎公约和PCT两种。以发明专利申请为例,巴黎公约途径,即《保护工业产权巴黎公约》,是创新主体首次在中国提交申请后的12个月内可向另一国提交申请,并要求享有优先权的途径。PCT是Patent Cooperation Treaty的缩写,即《专利合作条约》,是为了简化同一发明创造在多个国家提交专利申请的程序和费用,申请人向国际局提交一份申请后可以有最长30个月的时间选择进入不同的国家,并且享有优先权。

据统计,2016年美国的PCT专利申请量为5.7万件,通过巴黎公约途径向外提交的专利申请量为7.3万件,PCT途径占美国对外申请量的43.6%;中国的PCT专利申请量为4.3万件,通过巴黎公约途径向外提交的专利申请量为2.2万件,PCT途径占中国对外申请量的66.3%。可见,中国专利申请人在“走出去”的过程中优选PCT途径,而美国申请人的海外专利布局优选巴黎公约途径。在海外专利布局中,巴黎公约制度与PCT制度到底选择哪个更加合适?本文将做出深度解读。

审批时间对比

参见图1,通过巴黎公约途径向目标国提交专利申请的,申请人需要在自本国申请日之后的12个月内完成所有的申请文件准备和翻译工作。通过PCT途径提交专利申请的,申请人可以有自本国申请日起30个月的时间考虑进入哪些目标国。上述12个月和30个月只是最长的期限规定,如果申请人准备充分,则可以提前通过巴黎公约途径向目标国提交专利申请或者通过PCT途径进入目标国国家阶段。但是,PCT途径还需经过国际检索报告和书面意见、国际公布等程序,客观上其审批时间长于巴黎公约途径。该途径的优点是,申请人可以有更多的时间思考在哪些产品目标国进行专利布局,缺点是获权的总周期变长。

现如今技术革新迅速,产品更新换代节奏加快,对于大部分中小企业而言,目标市场也比较明确,需要在特定市场提前进行专利布局,并实现快速获权,因此在这种情况下其更适合采用巴黎公约途径。而大型跨国企业,往往面对的是全球市场,需要在多个国家进行专利布局,需充分考虑产品市场和主要竞争对手的专利情况来选择目标国,因此,其选择PCT途径更为合适。

申请费用对比

参见图2,通过巴黎公约途径提交专利申请,需缴纳外国国家阶段的官费和代理费。由于多了国际阶段,采用PCT途径需要额外缴纳该阶段的费用,可见PCT途径的费用在进入外国国家阶段之前明显要高于巴黎公约途径,但是二者总费用的比较还与专利申请进入的国家数量有关。对于专利申请进入3个以上国家的申请人,由于不用分别采用多国语言来填写多个表格,并且已经缴纳了国际阶段的检索费获得了国际检索报告,进入某些国家会有检索费的减免,因此PCT途径的总费用较巴黎公约途径反而有所降低,这也是PCT途径更受到跨国企业青睐的原因之一。另一个原因是,跨国企业在全球进行专利布局时市场并不明确,采用PCT途径可以“花钱买时间”进行观望考量,其后期可能发现有些原本打算进入的目标国已经失去了专利布局的意义,这样就不用再进入国家阶段支付后期的费用,从而避免了巴黎公约途径下一开始就要把所有国家的费用全部缴纳的情况。

然而跨国企业毕竟只是少数,我国申请人绝大多数还是中小企业。据统计,我国PCT申请2017年平均进入的国家数量为1.2个(含中国)。显然,不少申请人并没有充分了解和利用PCT途径在进入多个国家时费用的优势,如果按照以上统计平均进入1.2个目标国的话,巴黎公约途径是更为节省费用的。

【专利申请】巴黎公约与PCT:企业“走出去”应如何选择

检索报告对比

巴黎公约途径下,各国专利机构会分别完成检索和审查,获权结果难以预期,而PCT途径在专利申请的国际阶段因为缴纳了检索费用,国际检索单位会作出PCT国际检索报告,可以为申请人提供获权前景的预判。申请人可以根据该检索报告对申请文件进行修改,再进入各个国家阶段。

实力相对雄厚的跨国企业一般均设有专门的知识产权部门,无论是技术上还是专利申请文件的撰写能力上均较高,其专利申请质量也相对较高,获得PCT国际阶段检索报告的肯定性意见的可能性较大,有利于其后期进入多个国家进行布局。对大多数中小型企业而言,其技术实力相对较弱,如果PCT国际检索报告给出了负面意见,由于该检索报告会进行国际公布并被在后的各国专利审查机构参考,对于其后期进入目标国则较为不利。因此,如果中小型企业只需要进入个别国家又希望对授权前景有所预判,可以在提交专利申请之前请国内专业机构进行查新检索。

总而言之,申请人应当根据自身发展战略,结合资金状况,从是否需要快速授权、需要进入目标国家的数量、是否对自己的申请获权有较大把握等几个方面来综合考虑,选择出适合自身企业发展的专利申请途径。

文章来源:中国知识产权报

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